PATENTE - MARCA - TRANSFERENCIA - QUE ES MARCA PATENTADA - CONTRATO DE LICENCIA - PRODUCTO PATENTE - SERVICIO PATENTE - NOMBRE COMERCIAL PATENTE - REGISTRACION MARCA - REGISTRACION PATENTE - MARCA NO PATENTADA - NOMBRE COMERCIAL ANTERIOR - MARCA LEYES

LA TRANSMISIÓN DE LA PATENTE - ¿QUE ES LA MARCA REGISTRADA? EL CONTRATO DE LICENCIA. EL CONTRATO DE LICENCIA SIN LA MARCA. FUNCIONALIDAD DE LA MARCA. ¡PUEDE LA MARCA REGISTRARSE INDEPENDIENTEMENTE DEL PRODUCTO O SERVICIO? MARCA CONOCIDA NO REGISTRADA USADA POR OTRA PERSONA QUE LA REGISTRÓ. JURISPRUDENCIA. LA CONFUSIÓN. EJERCICIO ABUSIVO DE DERECHOS. CASUÍSTICA. NOMBRE COMERCIAL Y MARCA. ABUSO EN EL DERECHO. ABUSO EN EL DERECHO A PESAR DE LAS REGISTRACIONES EN LOS NOMBRES COMERCIALES. LA APRECIACIÓN DE LA REALIDAD. CONCLUSIONES. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.

 

 

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

 

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Transmisión del uso de patentes. Contrato de Licencia. Marca.

Funcionalidad de la marca.

¿Se puede registrar una marca que está siendo utilizada, sin registración, por otra persona física o jurídica para distinguir sus servicios?

Jurisprudencia: el primer efecto: La confusión.

Caso de Registros no realizados contra los realizados siendo de conocimiento público la marca de quien no la ha registrado.

Jurisprudencia Nacional.

Ejercicio abusivo de un derecho.

Primera conclusión.

Nombre comercial o razón social y marca.

Abuso en el derecho ejemplificado en un fallo. Y en lo que respecta al Nombre Comercial.

Conclusión final.

Caracteres del contrato de licencia.

¿Puede transmitirse la patente de invención pero no la marca?

Modalidades del contrato de licencia y contenidos posibles.

 

Transmisión del uso de patentes. Contrato de Licencia. Marca.

Es correcta la definición que al respecto aparece en internet señalándose que Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. La marca es patentable junto con la invención. No se pueden patentar marcas que no identifiquen invención alguna.

La patente, como elemento que identifica a una propiedad industrial, correspondientemente, es un elemento que está en el comercio, y, por ende, susceptible de actos jurídicos como los contratos. Resulta pues, entonces, transferible. Dicha transferencia sólo puede realizarse en los términos de la ley 24.481 llamada Ley de patentes y modelos de utilidad.

Se denomina "modelo de utilidad" al objeto inventado, o de invención humana, que corresponda según los parámetros de dicha ley.

En consecuencia, será "modelo de utilidad" de acuerdo al artículo 4º de dicha ley lo siguiente: "Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. b) Asimismo, será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios."

Como tal, la marca sigue a algunos de esos elementos. No se patenta la marca por sí sola.

La licencia, es un contrato por medio del cual, se transmiten derechos sobre la patente de invención, con las restricciones establecidas en los arts. 38 y 39 de la mencionada ley, los que exactamente dicen, respectivamente:

38. La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto de tercero deberá ser inscripta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

39. Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley 22.262 o la que la modifique o sustituya.

Recordando a la ley 22262 que es la de defensa de la competencia, hoy ley 25.156, las conductas tipificantes son, en general, las que generan una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Por lo tanto, mientras no se presente la situación prevista en la mencionada ley, que en términos generales he reducido, las patentes pueden ser objeto de contratos, tales como los de licencia - como se suelen denominar -por los cuales se transmite la patente junto con su marca, total o parcialmente, o bien se la puede dar en locación, comodato o cualquiera de los contratos lícitos, de manera permanente o temporal, mientras no involucre esa posición dominante.

Y por el otro lado el art. 45 de la ley Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 46 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la Ley 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que correspondiere, esto es el INPI, o Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Cualquiera sea la denominación que se le otorgue al contrato, aún cuando la transmisión sea temporal, el contrato posee dos partes: licenciante y licenciatario.

Importante es de destacar que la ley 25.156 en su artículo 46 señala: Transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada en los términos a que aluden los artículos 42 y 43, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1) año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización sin autorización de su titular.

Estas dos leyes conjugan entre sí para generar condiciones de competencia. Así, el art. 45 de la ley 25.156 señala que Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 46 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la Ley 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que correspondiere. Mientras que el art. 46 señala "Transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada en los términos a que aluden los artículos 42 y 43, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1) año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización sin autorización de su titular."

Queda aclarado que el contrato de licencia no puede constituir una práctica anticompetitiva.

Señala la ley 24.481 en su art. 47 "Será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 45. A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes: a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores por el titular de la patente para el mismo producto; b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables; c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas; d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley 22.262 o la que la reemplace o sustituya."

Funcionalidad de la marca.

El autor argentino Ricardo Luis Lorenzetti señala que la marca no requiere novedad, siendo su función la de identificar los diferentes sujetos económicos que ofertan bienes y servicios a consumidores y usuarios, a sus productos o servicios y al lugar donde se desarrolla esa actividad, es esencial a una economía de mercado ( Tratado de los contratos, Tomo tercero, editorial Rubinzal - Culzoni, página 76, 7 de abril del año 2000 ).

La ley 24.481 no permite la mera inscripción de una marca, separada de su producto, aunque pueda interpretarse a la palabra Marca Registrada, como algo autónomo de la invención o mejora en productos o servicios.

Por sí sola la marca no puede ser enajenada, independientemente del producto o servicio patentado ya que cumple diversas funciones que pueden dar lugar, de otra manera, puede dar lugar a la violación de la ley de defensa del consumidor 24.240 y se estaría desde ya violentando el deber de información por parte de quien elabora los productos o brinda los servicios. Desde ya el art. 4 de la ley 24.481 señala que "Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial" Y, por su lado el artículo 4 de la ley 24.240 señala: INFORMACIÓN: Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos." Mientras que el artículo 5 expresa: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: "Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios".  

Tomando en cuenta al precitado autor, se siguen estas funcionalidades:

a) Función indicadora del origen empresarial de los bienes.

b) Función distintiva y dice "en este caso se hace referencia a la idoneidad o aptitud diferenciadora...para el empresario es útil ya que le permite distinguir su producto de los competidores y y también lo es para los consumidores" ( pág. 77 )

En este sentido está comprometida la ley de defensa de la competencia 25.156, respecto del consumidor la ley de defensa de éste 24.481, pero además la ley de lealtad comercial 22.802 cuando por lo menos, y cuanto menos, es de tener en cuenta, como mínimo, la disposición del art. 9 de la citada ley que señala "Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios."

Como podemos observar, del conjunto armónico de estas leyes, se desprende, con meridiana claridad, la imposibilidad de transferir la marca, sin el correspondiente producto o servicio que lleva la marca.

¿Se puede registrar una marca que está siendo utilizada, sin registración, por otra persona física o jurídica para distinguir sus servicios?

Pongo por ejemplo al caso de Fibertel, una marca no registrada respecto a un servicio que presta Cablevisión y que es utilizado por otra compañía que brinda servicios semejantes.

En esta suposición, estamos considerando que el servicio ha sido patentado, y que se le ha puesto por marca Fibertel.

Quiero aclarar que Fibertel no puede ser otra cosa que una marca aunque lleve denominación Sociedad Anónima, conforme expuse al tratar el tema ( clic aquí ).

Teniendo en cuenta que el producto o servicio es diferenciado y que supera la historia de una empresa que se llamó Fibertel Sociedad Anónima, absorbida por Cable Visión quedó como Fibertel, simplemente, o sea como una marca, con sus funciones diferenciadoras.

En este sentido, si quien presta los mismos servicios que Fibertel le acuña esa marca y la registra para su servicio, se produce una clara violación de la ley de defensa del consumidor 24.240 ya que la información que tendrá el público, será incorrecta.

Pero, por otro lado, de acuerdo a la ley 24.481 tendría efectos constitutivos respecto de las leyes 24.240 de defensa del consumidor, de lealtad comercial 22.802, y de defensa de la competencia 25.156, claramente evidentes.

En efecto, la ley 24.240 muy claramente respalda al consumidor respecto a su derecho a la información. La ley de defensa de la competencia 25.156, por lo menos, impacta en forma directa en el artículo 2, que señala "Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia:... inciso f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste. Y en cuanto a la ley de lealtad comercial 22.802 claramente serían violados los arts. 1 y 2, al señalar éstos: "Los frutos y los productos que se comercialicen en el país envasados llevarán impresas en forma y lugar visible sobre sus envases, etiquetas o envoltorios, las siguientes indicaciones:   a) Su denominación.   b) Nombre del país donde fueron producidos o fabricados.   c) Su calidad, pureza o mezcla.   d) Las medidas netas de su contenido.   Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin envasar deberán cumplimentar con las indicaciones establecidas en los incisos a) b) y c) del presente artículo. Cuando de la simple observación del producto surja su naturaleza o su calidad, las indicaciones previstas en los incisos a) o c) serán facultativas.   En las mercaderías extranjeras cuyo remate dispongan las autoridades aduaneras y cuyo origen sea desconocido, deberá indicarse en lugar visible esta circunstancia.  Artículo 2 — Los productos fabricados en el país y los frutos nacionales, cuando se comercialicen en el país llevarán la indicación Industria Argentina o Producción Argentina. A ese fin se considerarán productos fabricados en el país aquellos que se elaboren o manufacturen en el mismo, aunque se empleen materias primas o elementos extranjeros en cualquier proporción.   La indicación de que se han utilizado materias primas o elementos extranjeros será facultativa. En caso de ser incluida deberá hacerse en forma menos preponderante que la mencionada en la primera parte de este artículo. Todo lo cual hace a la funcionalidad de la marca.

Jurisprudencia: el primer efecto: La confusión.

Caso de registros realizados.

"Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la demanda presentada por el actor, quien en su carácter de titular de la marca registrada en el nomenclador solicita el cese de registro respecto al nombre de dominio de internet inscripto por el demandado. En este sentido, el nombre de dominio registrado en internet se presta a confusión, ya que por su similitud puede interpretarse que forma parte de la empresa de la actora; así también cabe suponer la existencia de mala fe respecto de quien efectúa la inscripción de un nombre de dominio en internet correspondiente a una marca ajena ya existente y que comercializa prácticamente la misma clase de productos. Dicha situación configura un abuso de marca ajena a la cual corresponde decretar la abstención de su uso, tanto respecto de la marca como de la denominación comercial."

Partes: Pharmacia & Upjohn Aktiebolag c/ Fasano Fernando s/ cese de uso de marca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 3-nov-2005

Cita: MJ-JU-M-6057-AR | MJJ6057 | MJJ6057

Caso de Registros no realizados contra los realizados siendo de conocimiento público la marca de quien no la ha registrado.

Seguimos en la suposición de que una marca, por todos conocida, es registrada por otra persona que realiza prestaciones semejantes.

"La marca hoy es uno de los instrumentos más importantes en la estrategia empresarial y tiene como su principal función ayudar a los consumidores a elegir o a identificar el producto que deseen adquirir proyectando la imagen y la reputación de la empresa. Es cierto que la marca no registrada aún está presente en el mundo empresarial y tiene su importancia y su valor y que por lo tanto, deberá ser protegida aunque no por las medidas reservadas a las marcas registradas. Así, este trabajo tiene como objetivo estudiar los principales intereses tutelados por la marca y sus medidas de protección en los sistemas Español y Británico. Resulta fascinante el tema en la medida en que estos dos sistemas, inseridos en una realidad de la Unión Europea, tienen que buscar la armonización y la efectiva libre competencia."

Fuente: http://www.intercodex.com/LA-PROTECCION-DE-LA-MARCA-NO-REGISTRADA-EN-ESPANA-PASSING-OFF-MARCA-NO-REGISTRADA_L9788498767872.html

Jurisprudencia Nacional.

"Es improcedente el argumento de la demandada, en cuanto objetó que la actora intentara la tutela de una marca de hecho, pues, la jurisprudencia ha atenuado el rigor del principio atributivo y ha acordado protección al uso de marcas sin registro, además, la misma demandada reconoció a la actora como titular de la marca, a tal punto que en la publicidad en cuestión, en letra pequeña del pie del aviso, dejó constancia de que se trataba de una marca registrada a su nombre, de tal modo que la defensa que ensaya importa contrariar la titularidad -al menos de hecho- que antes le reconoció, debiendo señalarse que el registro fue solicitado hace tiempo, y si se demoró la decisión administrativa es por el notorio atraso en el trámite de los expedientes de la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial, y en tales condiciones, prescindir de la protección marcaría en este caso, importaría consagrar una solución puramente formal en desmedro de los legítimos intereses que la actora ha construido en torno a su marca" (del voto del doctor Pérez Delgado, al que adhiere el doctor Craviotto - mayoría).

Axoft Argentina S.A. c/ Megasistemas S.A. s/ cese de uso de marca

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala: primera

Fecha: 30-dic-1993

Cita: MJ-JU-M-57701-AR | MJJ57701

Ejercicio abusivo de un derecho.

Dada la peculiar función que posee la marca, y que ya hemos visto, lo esencial, es la promoción de la competencia, la lealtad comercial y hacer respetar el derecho del consumidor, no haciéndole caer en confusiones.

Precisamente el art. 1071 del Código Civil lo establece, con relación, a todos los derechos, incluso, el de registrar una marca, señalando "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres".

Primera conclusión.

La marca cumple funciones macroeconómicas que deben tenerse especialmente en cuenta y, al respecto, fundamentalmente, el derecho de los consumidores, también tutelado en el art. 42 de la Constitución Nacional, cuando señala: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control"

Nombre comercial o razón social y marca.

El prestador de un servicio o quien suministra al público un servicio o producto elaborado, posee un nombre, incluso si es una persona jurídica. Al respecto, puede hacer identificar a tales producciones de productos y servicios mediante una marca, la cual puede o no coincidir con la marca cuya función va de la mano del producto o servicio de que se trate. Así, determinada empresa, puede tener, incluso, variedades de marcas, y no por ello, deja de ser el sujeto de derecho cuyo nombre es uno solo.

Tanto marca como nombre comercial, pueden ser protegidos, mediante las inscripciones correspondientes, si, el nombre corresponde a una sociedad regularmente constituida mediante su inscripción en la Inspección General de Justicia, y, respecto de la marca, mediante su inscripción en el Instituto Nacional de la Protección Industrial.

Abuso en el derecho ejemplificado en un fallo. Y en lo que respecta al Nombre Comercial.

Discrepo totalmente con relación al autor Ricardo Luis Lorenzetti, en cuanto señala en su obra citada en la página 81 cuando expresa: "El derecho a la marca nace de su registración conforme a la ley, mientras que el Derecho al nombre nace del uso"

Para registrar una marca debe presentarse un individuo o persona jurídica. Es decir, una persona real puede ser titular de una marca, como lo puede ser una persona jurídica, esto es, cualquier ente ideal, como pueden serlo, y, habitualmente lo son, las personas jurídicas de derecho privado, las sociedades regularmente constituidas.

Sin embargo, aclara el autor por su cita a esa afirmación, un fallo que se refiere a, absolutamente, otra situación, y que paso a transcribir: En este caso La Nación Sociedad Anónima accionó contra la firma comercial Bartolomé Mitre 1384 Sociedad de Responsabilidad Limitada". La acción se sustentó en los antecedentes históricos de creación del diario La Nación, su origen vinculante con el homónimo apellido del fundador y descendientes del mismo, ya que la mencionada empresa periodística tenía registrada la marca "Mitre", como marca su defensa, en diversas clases del nomenclador y con la finalidad de evitar el uso indebido del prestigio de Bartolomé Mitre por parte de terceros. La demanda ha sido rechazada y se hizo lugar a la contrademanda o reconvención por parte de Bartolomé Mitre 1384 Sociedad de Responsabilidad Limitada.

En dicha sentencia se dice: "Quiero recordar que en mi opinión ampliamente compartida he venido sosteniendo reiteradamente, que, cuando se trata de designaciones que cuentan con amplitud de penetración en el mercado, lo que se debe proteger son los derechos adquiridos. Vale decir, pues que, sin llegar a reconocer un monopolio, debe evitarse el aprovechamiento ilícito de los frutos de la actividad ajena, el prestigio ganado por otro y fundamentalmente que el público sea inducido a error o engaño ( conforme Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 248:819 entre otros ).

Así se comprende al autor citado. También por esta vía, se ha hecho aplicación de la visión macroeconómica y social del nombre comercial, aún cuando las sociedades y sus respectivos nombres, como sociedades regularmente constituidas, conforme a la ley, una, como sociedad anónima y la otra como sociedad de responsabilidad limitada, si bien, por este motivo, estando registrados sus nombres empresariales, por lo facto, por lo hecho, y teniendo en cuenta al público consumidor, se hizo cesar al periódico la Nación a hacer cesar la utilización de la marca "Mitre".

Se trata de los autos La Nación Sociedad Anónima c/ Bartolomé Mitre Sociedad de Responsabilidad Limitada", publicado en La Ley el 5 de Febrero de 1962. En este fallo dictado por la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial

Conclusión final.

Tal como puede advertirse de tan antiguo fallo, lo que se tiene en cuenta, aún cuando en aquél entonces no existía la ley de defensa de la competencia, ni la de defensa del consumidor, como tampoco la de lealtad comercial, ni aún la ley de competencia, que lo que prima, muchas veces, y a pesar de las Registraciones en los órganos correspondientes ( vale decir: Inspección General de Justicia e Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ), que si bien es cierto que el poder de contralor y de policía estadual, puede admitir registraciones, conforme a las pautas de cada organismo, ello no exime a una persona jurídica o física del debido auto control, desde que, como se ha advertido, existen principios fundamentales atinentes a los fines para los cuales dichos organismos han sido creados, no pudiéndose entender a una ley, abstraída de su conjunto que conforma el plexo normativo integral.

Caracteres del contrato de licencia.

Siguiendo a Juan Farina diremos que:

En sí misma la expresión contrato de licencia nada significa. En los usos del comercio internacional se la emplea como expresión abreviada de "contratos de licencia para el uso de patentes de invención, de modelos y similares". Por comodidad utilizaremos, pues, esta expresión abreviada.

a) CONCEPTO. En su acepción más simple, contrato de licencia es aquel por el cual el titular de una patente de invención autoriza a la otra parte a usar o explotar industrialmente la invención sin transferirle la titularidad. En la licencia el licenciante (titular de la patente) sólo concede al licenciado (o licenciatario) su uso. No es esencial que tal uso se conceda con exclusividad59. Es opinión casi uniforme que el contrato de licencia recae sobre inventos, modelos y diseños patentados; por cuyo motivo ciertos autores prefieren hablar de contratos de licencia de patente. Por ello, sostiene STUMPF, los contratos sobre inventos para los cuales se encuentra pendiente de otorgamiento la patente solicitada deben considerarse contratos de know

b) NATURALEZA JURÍDICA. En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de licencia, aunque se trata de una figura no legislada en nuestro país, cuenta, no obstante, con lo que llamamos tipicidad consuetudinaria de la cual surgen sus caracteres esenciales: 1) el licenciante (titular de una patente de invención, o diseño o modelo industrial) otorga al licenciatario autorización para que éste utilice la patente o la haga ejecutar en su beneficio y a su riesgo, sin transferirle la titularidad de tal derecho; 2) el licenciatario se obliga a utilizar industrialmente, en la forma convenida, la patente objeto del contrato, y 3) el licenciatario se obliga a pagar al licenciante una retribución por la autorización recibida"

Debe diferenciarse del contrato de cesión de la patente de invención, que, en ese caso se transmite. Y se diferencia del contrato de locación, por cuanto no hay "cosa corporal".

¿Puede transmitirse la patente de invención pero no la marca?

No he visto autores que abordaran el tema, ni jurisprudencia alguna. La licencia supone un uso de la patente de invención, pero, dicha patente puede tener o no, una marca. Generalmente tiene marca cuando el productor, el generador del elemento patentado, el inventor, por decirlo de alguna manera, no haya hecho uso comercial alguno del producto inventado y patentado. En ese caso tenemos que se cede el uso de la patente, pero no de la marca comercial por no existir en esos casos, la misma, la mayor parte de las veces. Si se transmite la patente pero no la marca, obviamente, será mas duro para el licenciatario colocar los productos en el mercado.

En consecuencia, y siendo la patente de invención lo que se da en uso, la marca puede conservarse, especialmente teniendo en cuenta que estos contratos de licencia, son temporales.

Modalidades del contrato de licencia y contenidos posibles.

Según Lorenzetti, en la obra citada, página 88 las licencias pueden clasificarse en diversas modalidades.

1.- Con o sin plazo, en este último caso va a ser por un tiempo igual o menor al de la patente.

2.- En cuanto a los derechos que otorga al licenciatario pueden ser totales o parciales en la concesión de la explotación del uso de la patente.

3.- Respecto del área de explotación, puede tratarse de un país, varios países o una zona determinada.

4.- Licencias exclusivas y no exclusivas, conforme con la doctrina, se denominan "con exclusividad" y "licencia parcial".

5.- Licencias otorgadas como accesorio de otro contrato o como contrato principal.

En cuanto al contenido, señala Lorenzetti que son cláusulas comunes:

1.- La nturaleza de la tecnología objeto del contrato.

2.- Determinación de las obligaciones recíprocas.

3.- Carácter de la transferencia de tecnología: definitiva o temoraria.

4.- Forma de pago y unidad monetaria que se convenga.

5.- Las bases para el cálculo de la regalía o royalti.

6.- Duración del contrato.

7.- Indicación de los impuestos que gravan la operación.

8.- Indicación de la producción mínima con la tecnología del cedente.

9.- Zona o mercado donde el cesionario puede actuar.

10.- Asistencia técnica que prestará el cedente.

11.- Obligación o no de preservar secreto sobre la tecnología.

12.- Exigencias en cuanto al modo de emplear la tecnología.

13.- Determinación de la calidad de los bienes o servicios a producir y sus precios en el mercado.

14.- Garanntías y sanciones para el caso de incumplimiento contractual.

15.- Causas de extinción del contrato.

16.- Designación del árbitro o juez que entenderá en cualquier controversia.